Box & Atom: proprietà intellettuale e diritti sul marchio

(tratto dal bimestrale cartaceo Sigmagazine #5 novembre-dicembre 2017)

Il mercato del vaping è caratterizzato da un fiorente sottobosco fatto dai cosiddetti cloni, ovvero oggetti che riproducono nelle fattezze un best seller ma che nella realtà nascondono più o meno grandi differenze di fabbricazione. Insomma, se a prima vista due atomizzatori sembrano identici, la fattura è invece diversa: materiale di costruzione, guarnizioni, ampiezza dei fori. Box e atomizzatori progettati e realizzati da piccole realtà, spesso artigianali, sono poi copiati e riprodotti su scala industriale in Cina e quindi distribuiti sul mercato mondiale. È bene chiarire che ad oggi la tutela riconoscibile a favore dei produttori è quella legata al marchio, che infatti sempre più spesso è apposto su box e atom per (almeno nelle intenzioni) disincentivare la riproduzione non autorizzata degli oggetti. Il bene tutelato/tutelabile non è cioè la box in sé o l’atomizzatore in quanto tale poiché per raggiungere una simile tutela non è sufficiente registrare un marchio ma occorre ottenere un brevetto.
Pertanto il tema pertinente è la disciplina dei marchi, registrati e non, nell’ambito dell’ordinamento italiano. Il diritto dei marchi e dei brevetti era originariamente regolato all’interno del codice civile (artt. 2569-2574 c.c.), successivamente, in attuazione della prima direttiva comunitaria volta all’armonizzazione della disciplina era stato emanato il d.lgs. 480/92, poi superato dal d.lgs. 30/2005 (e successive modifiche), il Codice della proprietà industriale (Cpi).
Il Cpi definisce innanzitutto l’oggetto della tutela, illustrando, all’art.7, le caratteristiche ovvero i requisiti del marchio: in particolare la rappresentabilità grafica e l’attitudine a distinguere i beni su cui viene apposto da quelli di altre imprese. Inoltre il marchio non può comprendere indicazioni descrittive o denominazioni generiche (art.13), poiché una tale circostanza comporterebbe inevitabili distorsioni monopolistiche del mercato. Si pensi all’eventualità di registrazione quale marchio del termine ecig o vaporizzatore personale: qualsiasi altro produttore avrebbe serie difficoltà a descrivere i propri beni.
Altro requisito essenziale del marchio è il carattere di novità (art.12): sono cioè registrabili solo i marchi che risultino nuovi e quindi né identici né simili rispetto al marchio, alla ditta, all’insegna o al domain name altrui; che non corrispondano ad espressioni divenute di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio. Da notare che la legge ammette l’identità con marchi la cui registrazione sia scaduta (e non rinnovata) da almeno due anni.
Il dettato dell’art.19 attribuisce la legittimazione attiva alla registrazione a qualunque soggetto, senza cioè la necessità che chi presenta la domanda rivesta la qualità di imprenditore: la previsione normativa ammette quindi la registrabilità di un marchio sulla scorta di una “seria e oggettiva prospettiva di utilizzo”, nel termine di 5 anni (art.24 vedi oltre), il che risulta fortemente innovativo rispetto alla concezione tradizionale e soprattutto alla normativa previgente. Il marchio, infatti, può essere registrato e poi ceduto o concesso in licenza a terzi senza la necessità per il richiedente la registrazione di dimostrare previamente la titolarità di un’impresa e, per l’ipotesi di cessione, senza (più) il requisito (previgente) dell’alienazione (quantomeno) del ramo di impresa unitamente al marchio. Il marchio è oggi un diritto a sé stante, che può dunque liberamente circolare ed essere autonomo oggetto di scambio.
L’art.26 stabilisce che la tutelabilità del marchio venga meno in caso di volgarizzazione, cioè di sopravvenuta mancanza di capacità distintiva del segno (art.13.4); in caso di non uso per 5 anni dalla registrazione o comunque per un periodo continuo di 5 anni (art.24); infine per sopravvenuta illiceità o contrarietà al buon costume (art.14.2).
Quanto sinora illustrato vale per il marchio registrato ma, come accennato, il marchio è tutelabile anche se non registrato: gli artt. 1 e 2 prevedono infatti la tutelabilità dei cosiddetti segni distintivi, includendo così, tra gli altri, il marchio di fatto. Fattispecie costitutiva del marchio di fatto è l’uso, pertanto sarà necessario operare un accertamento in concreto e caso per caso ai fini dell’effettiva tutela: sul titolare del marchio di fatto incomberà dunque un onere probatorio certamente più pregnante, dovendo egli dimostrare in primis la natura di marchio di fatto, cioè la capacità distintiva e l’associazione nel proprio mercato di riferimento, tra il marchio di fatto e i propri prodotti; assolto tale onere potrà dimostrare l’eventuale lesione del marchio e richiedere gli opportuni provvedimenti.
Il marchio di fatto assume altresì rilievo in relazione alla registrabilità: l’art.12 c.1 b) prevede espressamente che l’esistenza di un marchio di fatto infici il carattere di novità, necessario per la registrazione di un marchio. Il medesimo articolo sottolinea inoltre l’importanza del preuso, cioè dell’esistenza e dell’utilizzo del marchio di fatto. Il preuso è distinto in preuso con notorietà generale e preuso con notorietà soltanto locale: il primo determina una circostanza impeditiva alla registrazione, il secondo invece legittima il preutente (titolare del marchio di fatto) a continuare ad utilizzarlo (nonostante la registrazione) nei limiti della diffusione locale. In definitiva l’uso è il presupposto costitutivo del diritto sul marchio di fatto, ma solo la notorietà generale è presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un marchio successivamente registrato.
Cosa accade in caso di contraffazione del marchio? In ordine alla lesione dei diritti di proprietà intellettuale ed innanzitutto nei casi di contraffazione, il titolare del diritto può convenire in giudizio il responsabile della azione lesiva (ed è considerato tale tanto il produttore quanto il distributore). Una volta accertata la violazione del diritto, il giudice può inibire la prosecuzione dell’illecito e, ad esempio, sanzionare con una penale ogni eventuale condotta successiva; inoltre il titolare può ottenere il sequestro dei beni, il ritiro dal commercio, l’eventuale assegnazione in proprietà oppure la distruzione degli stessi. Oltre a ciò il titolare può richiedere il risarcimento dei danni, con il corrispondente onere probatorio in ordine all’entità degli stessi: dal momento che sovente è assai difficile quantificare il danno effettivamente subito, per esempio in situazioni in cui la contraffazione non sia esitata in una diminuzione del fatturato del titolare (magari a causa del numero limitato di beni prodotti, e dunque comunque venduti), la quantificazione del danno può essere effettuata secondo equità (ex art. 1226c.c.). Altro parametro utile alla quantificazione è l’applicazione di un’ipotetica royalty: al contraffattore verrebbe cioè richiesto il pagamento ex post di quanto avrebbe dovuto corrispondere al titolare del diritto se questi gli avesse concesso una licenza. Per evitare però che tale situazioni legittimi, di fatto, la contraffazione attraverso il pagamento, successivo ed eventuale, di detta ipotetica royalty, è possibile richiedere in aggiunta anche il versamento del profitto che il contraffattore ha tratto, così da disincentivare completamente l’illecito. Infine è anche possibile ottenere la pubblicazione della sentenza, o del dispositivo della stessa, su uno o più quotidiani, e anche online (in specie nei casi in cui la vendita sia avvenuta anche attraverso e-commerce), a spese della parte soccombente.
La competenza a giudicare è riservata ai Tribunali per le imprese, istituiti quali sezioni specializzate presso ogni distretto di Corte d’Appello (fatta eccezione per Aosta). All’atto pratico ciò dovrebbe garantire una definizione ben più celere rispetto ad un normale contenzioso civile, ma ciononostante, oltre al giudizio “ordinario” nelle forme dettate dal Cpi (artt. 117 e ss.), il medesimo testo unico prevede anche una fase (eventuale, ma assai sfruttata) cautelare, anche ante causam. In sostanza il titolare del marchio può ottenere una tutela anticipata (rispetto all’introduzione e/o alla definizione del giudizio di merito) del proprio diritto, evitando così l’incidenza della contraffazione nel periodo che intercorre dall’introduzione della causa sino alla sua definizione. Fermi restando gli oneri probatori circa la titolarità del marchio e la lesione del diritto, il titolare può, ad esempio, ottenere un’inibitoria alla vendita valevole sino alla definizione della controversia, in tal modo tutelando pienamente il proprio diritto.
È infine opportuno accennare che la contraffazione del marchio che, si ripete, è imputabile tanto al produttore del bene con marchio contraffatto quanto al distributore di detto bene, è altresì foriera di responsabilità penale, (artt. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Cpi.). È appena il caso di notare che il bene giuridico tutelato dalle citate norme penali non è solo, né tanto, il diritto di privativa del titolare del marchio, ma è la pubblica fede (e quindi la stessa effettività del sistema giuridico), intesa dunque come bene pubblico e in quanto tale sovraordinato rispetto a diritti individuali, con la diretta conseguenza che il procedimento penale potrà avere origine indipendentemente dalla querela del titolare del marchio: nel caso di un negozio o del magazzino di un eshop, potrebbe essere occasionato anche da un controllo di routine operato dall’autorità di pubblica sicurezza.
La guerra alla contraffazione probabilmente non troverà conclusione in tempi brevi, ma si può prevedere che le singole battaglie avranno luogo nelle aule di giustizia nazionali; i titolari di marchi, registrati e non, hanno a disposizione validi strumenti giuridici per ottenere un’effettiva tutela, non soltanto inibitoria. D’altra parte la difficoltà consiste nell’escludere la riproduzione non autorizzata di prodotti esteticamente identici, ma privi di marchio. Un tale limite è ben evidenziato dalla circostanza che il settore è estremamente dinamico, forse non tanto per una sua caratteristica fisiologica, ma proprio per arginare l’impatto economico della copia 1:1 priva di marchio, che, a ben vedere, potrebbe risultare altrettanto appetibile per un pubblico non interessato al blasone ma al design, o semplicemente alla funzionalità.
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